La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como
palabra clave o ‘keywords’ en un buscador de internet siempre y cuando su uso no
menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica.
La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio
de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular
de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se
indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a
través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de
confusión.
La sentencia aborda el problema planteado por Maherlo Ibérica, una empresa
dedicada a la venta al público y a distancia de zapatos con alza, que tiene
registradas dos marcas comunitarias cuya grafía corresponde a los términos
“masaltos” y “masaltos.com”. La citada empresa demandó a Charlet, empresa
competidora, por haber seleccionado como palabras clave los signos "masaltos" y
"masaltos.com" en el servicio remunerado de referenciación ‘adwords’ de
Google.es para que, en el caso de que coincidan con los términos introducidos
por los usuarios de internet en el buscador, aparezca a partir del año 2011,
como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de
búsqueda, el siguiente anuncio: aumentar su altura de 7 cm/berttulli-zapatos.es.
Zapatos con plantillas para aumentar la altura. www.bertulli-zapatos.es.
La Audiencia Provincial de Alicante, al igual que la sentencia de primera
instancia, rechazó la demanda y concluyó que la contratación por la demandada –Charlet-
de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas indicadas de
la demandante –Maherlo Ibérica- como keywords no vulnera las funciones de la
marca: indicación del origen, publicidad e inversión.
De acuerdo con dichas sentencias y con la doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, la Sala Primera desestima el recurso de casación de la citada
empresa y concluye que el derecho de exclusiva de la marca no es absoluto y que
tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la
marca ajena se haga con el fin de identificar un determinado producto o
servicio.
Del mismo modo, rechaza el argumento de Maherlo Ibérica de que 63 internautas
(de 5.510 que introdujeron el término litigioso en el buscador) compraron
productos de la demandada porque pensaban que adquirían productos de la
demandante.
La sentencia señala que, una vez que el buscador de internet redirige al usuario
al anuncio concreto, lo que hay que examinar son los términos de dicho anuncio y
en este caso no aparecen las marcas “masaltos” ni “masaltos.com”. Por
consiguiente, la ausencia de dichos términos, según la Sala, indica claramente a
los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras, respetándose
la función de indicación del origen de la marca. Asimismo, añade que la
redirección a la página de la demandada genera la sensación cierta de que
productos similares (zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas
que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado.
Asimismo, destaca que tampoco se ha producido vulneración de la doctrina
jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca, cuyo derecho no es
absoluto, estando sometido a determinadas limitaciones. Añade que el derecho de
exclusiva consustancial a la marca llevado a sus últimas consecuencias puede
originar disfunciones en el mercado al restarle transparencia y al lesionar los
legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su
desempeño comercial ilícito.
La Sala Primera señala, además, que las palabras clave que usa Charlet en
internet no coinciden exactamente con las marcas mixtas registradas por Maherlo
Ibérica, que combinan los términos “masaltos” o “masaltos.com” con una
apariencia gráfica ascendente para evocar el aumento de estatura.
Los magistrados también rechazan el motivo sobre la existencia de jurisprudencia
contradictoria de la Audiencia Provinciales sobre este asunto. En este sentido,
inciden en que el caso planteado en este recurso es distinto a los resueltos por
las Audiencias Provinciales de Madrid y Granada que sí apreciaron infracción de
marca porque la empresa demandada no sólo había registrado como palabras clave
los términos “masaltos” y “masaltos.com”, sino que los mismos también aparecían
en la página web a la que redirigía el anuncio.