¿Puede un distribuidor no autorizado vender on-line los productos de mi marca?

Publicado el Lunes, 24 julio 2017

Javier Vázquez Salleras, abogado de Roca Junyent.

Sucede recurrentemente que un distribuidor no autorizado por el titular de una marca revende, especialmente a través de canales on-line, los productos de éste último. Ello genera, en multitud de ocasiones, un malestar entre los citados titulares de las marcas y la cuestión que se suscita entre éstos es si dichas actuaciones pueden ser perseguibles por infringir sus legítimos derechos.

Javier Vázquez Salleras, abogado de Roca Junyent.

Javier Vázquez Salleras, abogado de Roca Junyent.

El derecho de marcas está regulado en el ordenamiento español por la Ley de Marcas, 17/2001 (en adelante, LM) y a nivel europeo, se encuentra armonizado por el Reglamento sobre Marca Comunitaria (ahora denominada, de la Unión Europea) 207/2009, modificado recientemente por el Reglamento 2015/2424 (en adelante, el Reglamento). En base a esta normativa, el titular de una marca registrada se encuentra plenamente facultado para prohibir que cualquier tercero sin su consentimiento utilice en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

Ello no obstante, este derecho que se le confiere al titular registral no es absoluto, sino que viene matizado por lo que se denomina “el principio de agotamiento del derecho de marca”. Así, el Reglamento, en su art. 13, y la LM, en su art. 36, establecen que cuando el titular de la marca o un tercero con su consentimiento haya puesto en el comercio dentro del Espacio Económico Europeo un producto que contiene la marca, no podrá posteriormente impedir la circulación de este producto en ese mismo mercado.

El principio de agotamiento tiene a su vez un límite que se regula en el apartado segundo del art. 13 del citado Reglamento, y correlativo apartado 2 del art. 36 LM: cuando existan “motivos legítimos”, será inaplicable el descrito principio del agotamiento del derecho de marca, y el titular de la marca podrá actuar contra quien realice la comercialización ulterior de sus productos.

Pero, ¿cuándo concurren “motivos legítimos”?

El artículo 13.2 del Reglamento y el 36.2 de la LM tipifican expresamente un supuesto: la alteración o modificación del estado de los productos identificados por la marca. No obstante, está consolidada la doctrina del Tribunal de Justicia que manifiesta que éste es tan sólo un ejemplo de lo que puede constituir un motivo legítimo para hacer revivir el ius prohibendi del titular de una marca agotada, por lo que caben también otros supuestos como “motivos legítimos” para que no opere el principio de agotamiento del derecho de marca.

A la luz de lo anterior, cabe preguntarse qué otros supuestos pueden incluirse en el concepto de “motivos legítimos”. Según la jurisprudencia, otro motivo adicional al legalmente tipificado es el menoscabo a la función condensadora de la reputación de la marca. Este menoscabo es con más razón un motivo legítimo cuando se trata de productos de lujo. Obviamente, la afectación a la reputación de cualquier marca, sea o no de lujo, es un motivo legítimo para que su titular pueda impedir su distribución por parte de un tercero, pero en el caso de los productos de lujo (que para mantener este posicionamiento acuden normalmente a la venta selectiva en establecimientos de prestigio), el daño causado es mucho más notable, por lo que los tribunales han considerado que este sector merece una protección especial.

i. Menoscabo a la reputación de la marca en productos de lujo:

La jurisprudencia ha insistido, tanto a nivel europeo como nacional, que para los productos de lujo, cuyo prestigio resulta no solo de sus características materiales sino también del “aura y de la imagen de prestigio que confieren una sensación de lujo”, las particularidades de la comercialización serán un elemento esencial que podrá justificar la intervención del titular para impedir la reventa de productos.

El Tribunal de Marca de la Unión Europea, justifica esta especial protección porque considera que una distribución generalizada de estos productos en la que el titular no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata.

De esta forma, los titulares de marcas que designan productos de lujo tienen la posibilidad de impedir a un tercero que distribuye sus productos sin respetar el “aura de exclusividad y prestigio”.  

Ahora bien, a la hora de efectuar las valoraciones sobre las condiciones estratégicas de la comercialización de una marca de prestigio o alta tecnología, el Tribunal Supremo ha confirmado que el mero incumplimiento por parte de un tercero no autorizado de las condiciones de comercialización y/o publicidad de producto o servicio que el titular de la marca impone a sus distribuidores, no provoca per se un perjuicio a la reputación de la marca.

De la misma forma que el mero hecho de no pertenecer a la red de distribuidores autorizados que en su caso puede haber impuesto el fabricante en absoluto no constituye causa que afecte negativamente a la imagen de la marca, tampoco lo constituye que los productos se vendan en condiciones distintas a las impuestas a esos distribuidores. Es por ello que resulta preciso examinar las concretas circunstancias que concurren en cada caso.

Además, el Tribunal de la Marca de la Unión Europea ha matizado que la comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza online, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular alegar la excepción al principio de agotamiento de la marca, ya que aceptar lo contrario sería tanto como desconocer el fenómeno de la venta on-line, fenómeno inherente a la realidad social actual (y como es sabido, las normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en las que se aplican, en virtud del artículo 3 del Código Civil). Igualmente, añade que la venta on-line no es per se desmerecedora ni afecta negativamente al aura del producto, por más que la venta hecha por ese medio no siga las pautas que los titulares impongan a sus distribuidores.

De esta forma, lo relevante para que el titular de la marca pueda impedir la distribución por parte de un tercero es que, a la luz de las circunstancias concretas, se entienda que la comercialización del distribuidor afecta a la reputación de la marca o la de su titular.

ii. Valoración de las circunstancias concretas:

¿Y qué circunstancias concretas permiten considerar que se está afectando a la reputación de la marca?

La jurisprudencia ha considerado que circunstancias tales como la presentación del producto, el estado del local, el sistema de publicidad, la estructura de disposición de productos, el espacio compartido de venta de otras clases de productos, la imagen de los dependientes etc. son elementos claves en dicha valoración.

Igualmente, a nivel de la distribución por internet, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de la Marca de la Unión Europea han considerado que las siguientes circunstancias afectan al aura y prestigio de la marca de lujo:

  1. El nombre del dominio de la página web en la que se comercializan (por ejemplo, incluyendo el término “outlet”);
  2. Una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético;
  3. La presentación de productos con otros de inferior calidad;
  4. La limitación de la gama de productos;
  5. La limitación de estocaje;
  6. La falta de novedades;
  7. La no admisión de la devolución de productos; y
  8. La ausencia de asesoramiento al cliente de la página web.

iii. Conclusiones:

El titular de una marca agotada únicamente puede impedir la comercialización de productos identificados con su marca en dos supuestos:

a) Cuando la comercialización llevada a cabo por el distribuidor altere o modifique el estado de los productos (en virtud del artículo 36.2 de la LM y del 13.2 del Reglamento);

b) Cuando la comercialización llevada a cabo por el distribuidor perjudique la reputación de la marca (en virtud de la doctrina jurisprudencial). Este “motivo legítimo” será más fácilmente apreciable cuando los productos de que se traten sean del sector del lujo y, en cualquier caso, deberá valorarse a la luz de las circunstancias de cada supuesto.

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